Международный обмен интеллектуальной собственностью

29.2. Классификация лицензионных договоров

Как не может существовать жестких правовых стандартов содержания лицензионных договоров в силу добровольности заключения (в подавляющем большинстве случаев) и огромного разнообразия тематики, так и не существует их унифицированной классификации. Ниже рассмотрена наиболее типичная классификация лицензионных договоров, основанная на таких признаках, как способ правовой охраны, объем передаваемых прав, взаимоотношения партнеров, характер волеизъявления сторон, возмездность договора и т.д.

В зависимости от обеспеченности или отсутствия правовой охраны продуктов или способов, составляющих предмет договора, выделяют патентные и беспатентные договоры. В соответствии с патентными договорами передача технологии сопровождается передачей права на использование охраняемых законом объектов промышленной собственности - изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, причем передача права является существенным условием использования технологии.

Предметом патентного лицензионного соглашения является передача прав на использование интеллектуальной собственности, в частности прав на использование патента. Однако иметь такое право - вовсе недостаточно для успешной организации производства нового изделия. Поэтому параллельно с передачей прав покупателю очень часто передаются технология, ноу-хау, а также соответствующие управленческие знания. Как свидетельствует практика, доля заключаемых соглашений, содержащих пункт о ноу-хау, растет, а доля "чисто" лицензионных договоров снижается.

Если в середине 70-х годов ХХ столетия в мире около 25% лицензий было основано на передаче патентных прав, 50% сочетало передачу патентных прав и ноу-хау и лишь порядка 25% базировалось исключительно на передаче ноу-хау, то в настоящее время эти соотношения резко изменились. Доля смешанных лицензий, по которым в рамках одного соглашения передаются патентные права совместно с ноу-хау, в технологическом обмене промышленно развитых стран уменьшилась по сравнению с вышеуказанным уровнем вдвое и составляет сейчас около 25%, а доля лицензий на ноу-хау, наоборот, возросла вдвое и составляет 50% (доля же лицензий на патентные права не изменилась и по-прежнему равна 25%).

Отбирая лицензионные темы, компания-патентообладатель решает, что выгоднее - освоение производства нового товара и последующая организация его продаж или продажа лицензии, по которой производится или будет производиться новый товар. Лицензию продавать экономически нецелесообразно, если компания обладает хорошо развитой производственной базой и сбытовыми каналами, а также средствами для финансирования организации производства и сбыта.

Лицензию выгоднее продавать, если:

• объект лицензии не может быть широко использован в стране разработки, но имеет спрос на мировом рынке;
• у компании нет возможности (производственных мощностей, сырья и т.д.) удовлетворить спрос мирового рынка или отдельных его сегментов;
• прямой экспорт товара затруднен или невозможен (например, на ввоз определенных товаров в стране-импортере наложена квота или существует запрет на ввоз).

В соответствии с беспатентными договорами осуществляется поставка оборудования, передача ноу-хау, включая оказание консультационных услуг, передача коммерческой тайны и других объектов интеллектуальной собственности, не имеющих патентной защиты, т.е. всего комплекса, обеспечивающего эффективное использование технологии покупателем, когда такое использование не связано с исключительными правами продавца.

В тех случаях, когда действие договора о передаче технологии охватывает несколько стран, в силу строго территориального характера действия патента понятие патентного и беспатентного договора может оказаться заметно размытым, когда один и тот же договор по отношению к одним странам является патентным, а по отношению к другим, напротив, - беспатентным.

К другим вариантам видов договоров о передаче технологии можно отнести договоры, включающие так называемые чистые и сопутствующие лицензии.

Под чистыми лицензиями понимают, как правило, передачу только прав на объекты промышленной собственности, которая не сопровождается поставкой оборудования, передачей технической документации, знаний и соответствующего опыта. Сопутствующие лицензии чаще всего заключаются при поставке комплектного оборудования. Само название сопутствующей лицензии подчеркивает ее вспомогательный характер: она сопровождает заключение договоров на поставку сырья или оборудования и используется как дополнительный (и в принципе не обязательный) инструмент повышения привлекательности основного договора.

При заключении лицензионного соглашения существенными для сторон будут вопросы объема передаваемых прав. От этого в значительной мере зависит цена лицензии, раздел рынков сбыта, возможная конкуренция на этих рынках, а также ряд других факторов. В международной практике в зависимости от объема передаваемых прав выделяют лицензии полные, исключительные и неисключительные (простые).

В случае полной лицензии владелец объекта промышленной собственности предоставляет лицензиату все права на нее, без каких-либо ограничений, на часть срока или весь срок действия охранного документа. При этом он отказывается от каких-либо прав как на передачу лицензии третьим лицам, так и на самостоятельное ее использование.

В случае исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением, однако, за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. По договору об исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату монопольное право использования в оговоренных пределах объекта соглашения, включая перепродажу другим лицам и организациям, отказываясь от выдачи аналогичных соглашений третьим лицам и от самостоятельной эксплуатации объекта соглашения в установленных для лицензиата границах.

При неисключительной (простой) лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Простые лицензии характерны для товаров массового спроса. Обычно лицензиар продает очень ограниченное количество простых лицензий, не допуская нежелательной конкуренции между лицензиатами. Однако если продукция реализуется достаточно эффективно, то с целью получения максимально возможной прибыли вполне целесообразна продажа и большого числа простых лицензий.

Как свидетельствует международный опыт, выбор типа лицензии зависит от многих факторов, среди которых наиболее значимыми являются потенциальный объем рынка и предполагаемый спрос на продукцию в перспективе, производственные мощности лицензиата, его положение на предоставленной в рамках лицензионного соглашения территории, характер передаваемых объектов интеллектуальной собственности. Например, если рынок сбыта относительно невелик, это будет стимулировать выдачу исключительной лицензии, поскольку наличие нескольких лицензиаров создало бы на весьма ограниченном рынке нежелательную острую конкуренцию, в результате чего цены на лицензируемую продукцию будут падать, и соответственно это отразится на размере лицензионного вознаграждения.

В рамках рассматриваемой выше классификации часто используются и сублицензии, т.е. лицензии, выдаваемые непосредственно лицензиатами. Право на предоставление сублицензий не возникает автоматически с приобретением лицензии, оно оговаривается в "основном" лицензионном договоре. Как правило, это договор о полной или исключительной лицензии, хотя крайне редко возможность предоставления сублицензии встречается в договоре о неисключительной лицензии. Обычно по объему предоставляемых прав сублицензия соответствует неисключительной лицензии. Вознаграждение, получаемое по сублицензии, делится между лицензиаром и лицензиатом основного договора в согласованной ими пропорции.

В зависимости от вида интеллектуальной собственности выделяют лицензии на патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки и фирменные наименования. Термин "лицензия" все более часто употребляют также применительно к объектам авторского права, в том числе к программам для ЭВМ и базам данных, хотя для этих объектов обычно используется термин "авторский договор".

В зависимости от места нахождения и взаимоотношений партнеров лицензионные договоры подразделяются на международные и внутренние, а также на внешние и внутрифирменные. Основанием для подразделения лицензионных договоров на международные и внутренние является их многовариантность в случае распространения на несколько суверенных территорий, на которых могут действовать или не действовать те или иные исключительные права, при этом действующие права могут быть различными по объему и т.д.

В практике международного бизнеса в известной мере взаимоотношениями партнеров определяются еще и возвратные лицензии, предусматривающие встречную передачу лицензиатом лицензиару прав на любые усовершенствования, относящиеся к лицензируемой технологии лицензиара, которые лицензиат может сделать или приобрести. Взаимоотношениями партнеров определяются и перекрестные лицензии, означающие взаимную передачу сторонами имеющихся у каждой из них прав на объекты промышленной собственности, т.е. взаимное лицензирование. Перекрестное лицензирование часто используется, когда обмен правами оказывается более привлекательным для владельцев технологии, чем простое денежное вознаграждение.

По характеру волеизъявления лицензионные договоры можно подразделить на добровольные (таких большинство) и недобровольные. Для заключения добровольных договоров партнеры должны прийти к согласию, т.е. они должны видеть определенные коммерческие возможности или преимущества для себя в такой сделке. Обладатель прав при добровольном лицензировании наделен определенной инициативой, поскольку от него зависит, предоставлять лицензию или нет. Патентовладельца толкают на добровольное лицензирование поиски делового партнера, который с выгодой для себя помог бы ему приумножить извлекаемую из изобретения выгоду.

В отличие от добровольного, при недобровольном лицензировании лицензиар обязан предоставить лицензию в силу закона или взятых на себя ранее обязательств. Недобровольные лицензии можно подразделить на следующие виды:

• обязательные, которые выдаются без согласия патентообладателя в интересах национальной безопасности или иных целей правительства;
• принудительные, которые выдаются из-за отсутствия надлежащего использования или злоупотребления патентообладателя своим монопольным положением;
• особой разновидностью принудительной лицензии является лицензия, выдаваемая патентообладателю на право использования охраняемого объекта другого лица, если право этого другого лица препятствует патентообладателю использовать свое изобретение.

29.3. Соглашения о передаче ноу-хау

Один из нетрадиционных объектов договоров о передаче результатов интеллектуальной деятельности - ноу-хау. На долю договоров данного вида сегодня приходится около половины всех лицензий.

Термин "ноу-хау" впервые был применен в судебной практике в США в 1916 г. Существует ряд различных определений ноу-хау.

В определении ноу-хау должны найти отражение такие существенные его элементы, как секретность, воспроизводимость (сама идея воплощена в какой-либо объективной форме, например, в виде схем, чертежей и т.д., и может быть передана по договору), экономическая ценность, отсутствие исключительных прав (незапатентованность), практическая применимость в какой-либо области техники, промышленности, сферы услуг и т.д.

Ноу-хау включает в себя практические методы, характеризующие свойства и технические профессиональные сведения, разработанные изготовителями в процессе исследований, не ставшие общедоступными и еще не приобретенные конкурентами. На такую информацию не распространяется режим исключительных прав, а существует лишь фактическая монополия разработчиков, которая прекращается с момента, когда информация становится известна третьим лицам.

Ноу-хау может существовать (и соответственно коммерциализоваться) также в нематериальной форме. Примером служат знания и опыт специалистов предприятия - разработчика технологии, которые могут передаваться путем объяснений соответствующих процессов специалистам предприятия - покупателя технологии или путем наблюдений и контроля за ходом производственного процесса на предприятии покупателя в ходе освоения им соответствующей технологии. Характерным примером такого ноу-хау является методический опыт, например, конкретного университетского преподавателя, позволяющий ему наиболее доходчиво донести определенные знания до обучаемых, на основе одних и тех же общеизвестных данных и исходных учебных материалов.

Поскольку на ноу-хау у его обладателя отсутствует исключительное право, то при передаче ноу-хау по договору такой договор, строго говоря, не может трактоваться как лицензионный. Его предметом может служить лишь передача самого ноу-хау, а вовсе не исключительных прав на его использование.

Среди объектов ноу-хау выделяют результаты интеллектуальной деятельности, заявленные в качестве изобретений или иных объектов патентного права, охранный документ на которые пока не получен.

Наличие ноу-хау позволяет успешно внедряться на рынки других стран, сокращая расходы такого проникновения, а также уменьшать издержки производства. Повсеместно наблюдаемое в последние десятилетия сокращение жизненного цикла производимой продукции, особенно относящейся к новым технологиям, обусловленное ускорением морального старения объектов техники, объективно приводит к возрастанию роли ноу-хау при передаче и обмене технологиями.

Договоры на передачу ноу-хау в целом похожи на лицензионные договоры о передаче запатентованной технологии. Основное их отличие заключается в придании большей важности строгому сохранению конфиденциальности передаваемой информации.